Territoire de marque : touche pas à mon Mac !
L'Observatoire Influencia
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Delphine Brunet-Stoclet
Elle est associée du cabinet SBL
Publié le 22/07/2016
" Il y a un Mac de trop dans
cette ville, et tu ferais bien de partir en vitesse ". En règle
générale, mieux vaut ne pas marcher sur les plates-bandes d'un géant
comme McDonald's, au risque de subir son courroux judiciaire. Une
société de café singapourienne en a fait l'amer expérience. Quid de la
notion de territoire de marque ?
La société américaine McDonald’s International a attaqué en nullité la marque Maccoffee qui, selon elle, portait atteinte à la renommée de la marque emblématique McDonald's mais aussi à sa « famille »
de marques en comprenant 12 et constituées des préfixes Mc ou Mac
accolés au nom de ses produits ou de son menu tels que : McChicken,
McNuggets, McFlurry, Big Mac... identifiant ainsi la chaîne de ce géant
du fast-food. La société attaquée située à Singapour souhaitait, quant à elle, protéger et utiliser la marque Maccoffee pour désigner du café.
La décision du tribunal de L’Union Européenne rendue
le 5 juillet dernier confirme que la renommée considérable d'une
marque confère à son titulaire une protection très étendue de ses
droits. L'étude de ce cas démontre en effet que la renommée d'une marque
peut s'étendre non seulement à la construction significative du signe
lui-même McDonald’s : en l’espèce, le préfixe : Mc
suivi du nom du menu ou du produit, ou à sa forme non abrégée : Mac
laquelle se prononce cependant identiquement. Mais aussi à sa famille
toute entière de marques ainsi conçues.
Confusion des genres
La décision nous rappelle ce qu’il faut entendre par « famille de marques », ce sont celles détenues en nombre suffisant par un même titulaire, et « reproduisant
intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément
graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre. Ou comme pour le cas de McDonald’s « se caractérisant par la répétition d’un même préfixe (ou suffixe) extrait d’un marque originaire ». Le tribunal de l'Union Européenne a ainsi jugé que le signe Maccoffee était similaire aux marques du géant de la restauration rapide : à sa marque initiale McDonald’s
mais aussi à toutes celles composant sa famille de marques et
comprenant toutes le même élément distinctif Mc/Mac en préfixe commun.
Il a considéré que la société
singapourienne n'avait pu établir de motifs justes et suffisants lui
permettant d'exploiter la marque Maccoffee sans créer un lien avec l'enseigne, la marque McDonald’s
et toutes les autres marques de la famille Mc/Mac....et qu'elle avait
ainsi manifestement démontré sa volonté de tirer indûment profit de la
renommée de la marque McDonald's.
A chacun son territoire
Les deux préfixes Mac et Mc se
prononçant de façon identique et étant perçus par le public pertinent
(les consommateurs de restauration rapide en Union Européenne) comme similaires ont précisément fondé la conviction des juges européens pour retenir ce critère de « lien » créé entre les marques en cause. C’est donc une sorte de monopole qui est ainsi conféré aux préfixes Mc et Mac à McDonald’s pour les produits alimentaires et les boissons.
Une telle protection se limite toutefois
aux produits qui doivent être identiques ou similaires. Une telle
décision ne s'appliquerait pas à une réclamation de McDonald’s formulée à l'encontre de MacIntosh, elle aussi très renommée pour ses produits informatiques ou Mac Douglas
pour ses produits vestimentaires. On peut toutefois en tirer une
recommandation pour les titulaires de plusieurs marques conçues de façon
identique et reprenant un élément distinctif commun, à les déposer, les
conserver et les exploiter en nombre suffisant afin de se protéger
individuellement mais aussi en famille... A vos dépôts et défense active
du portefeuille familial !
Delphine Brunet-Stoclet
Elle est associée du cabinet SBL
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